政法职称论文我国禁止反悔原则适用条件新发展

　　禁止反悔原则是指专利法上的审批过程禁反言(prosecution history estoppel)。是专利侵权诉讼中的一种法律规则。很多法学专业的研究生也对禁止反悔原则进行了一些研究，文章是一篇政法类职称论文范文。
　　摘要专利权作为一种垄断权，是对公共利益的一种划分，在专利权利侵权诉讼中等同原则的适用不当会使得专利权的范围模糊不清，行政机关对专利确权的公信力也就随之丧失。本文对比中美禁止反悔原则，择其优更新我国禁止反悔原则适用的条件，即采用“可专利性”条件并赋予法官相应的裁量权。

　　关键词专利侵权,禁止反悔,等同侵权

　　作者简介：荆天星，中央民族大学法学院法律硕士;周云路，华东政法大学知识产权专业2014级研究生。

　　一、禁止反悔原则概述

　　禁止反悔原则是专利侵权诉讼中一项重要的原则，即在专利申请的过程中，专利权人为了获得专利权而限制了专利权的保护范围，或者强调某个技术特征对确定专利权的新颖性或创造性具有重要影响，遇到侵权诉讼时又出尔反尔，试图取消之前所做的限制试图扩大保护范围，从而两头得利。可惜禁止反悔原则在实践中的操作与法律规定不甚一致，且现存的适用标准已经相对落后。

　　(一)禁止反悔原则与等同原则的比较关系

　　等同原则是禁止反悔原则的前提，只有使用了等同原则才有可能使用禁止反悔原则，禁止反悔原则是对等同原则的限制，如果等同原则适用不当，就需要用禁止反悔原则来对它进行限制，两者关系密切。等同原则是在专利侵权判断过程中常用到的一个方法，专利侵权判断主要分为几个步骤，第一，根据权利要求书确定专利权的范围;第二，将权利要求书中的每项权利要求与被控侵权产品的技术特征作比较;第三，经过比较，判断被控侵权的产品或技术的技术特征是否落入专利权的保护范围之内。在比较的过程中，由于语言的多样性或语言的限制，往往会出现专利权利要求书中要求保护的是“一种用钢丝所构成的连接”，而被控侵权产品的技术特征为“一种用铜丝所构成的连接”等等。这些描述虽然从字面上看都不相同，但是所使用的手段是相似的，达到的效果本质上也是相同的，如果仅仅从字面上做比对不会构成相同从而不会构成侵权，那么对于专利权人来说是不公平的，因此等同原则就是为了遏制此种现象而诞生的。

　　(二)完全排除说与弹性排除说

　　完全排除说和弹性排除说都是关于禁止反悔原则和等同原则之间的关系，即禁止反悔原则对等同原则应当限制到什么程度的学说。“完全排除说”认为，如果修改了权利要求的某个技术特征后，此项技术特征被适用了禁止反悔原则，因此在任何情况下这个技术特征都不能再使用等同原则进行判断。 “弹性排除说”认为并不是适用了禁止反悔原则的技术特征就一定不能再次适用等同原则，能否再次适用等同原则需要视具体情况而定。举个例子，专利申请人申请保护的权利要求范围是0-10，后专利申请人根据审查员的要求修改成为0-6且获得了专利。有人使用了技术要素为7-10这个范围的技术，即使0-6与7-10的技术所达到的效果是等同的，专利权人要受到禁止反悔原则的限制，不得反悔说他人侵权，因为专利权人已经放弃了7-10这个范围的权利。而如果有人用了11-12这个范围的技术要素，且这个要素与0-6这个范围内的技术达到的效果是等同的，专利权人是否可以适用等同原则说他人侵权呢，“完全排除说”则不能适用，因为专利权已经被禁止反悔原则限制，无论是之前放弃的6-10还是其他部分，都不能再适用等同原则。而“弹性排除说”则认为可以适用，禁止反悔的部分是7-10这个范围，但11-12这个部分还是可以适用等同原则将其纳入保护范围的。

　　二、我国禁止反悔原则的具体适用条件和问题

　　我国在《专利权法》中并没有对禁止反悔原则进行规定，但在司法解释中有规定：专利权人如果对权利要求书或说明书进行修改，放弃了部分技术方案，在侵犯专利权纠纷案中想将放弃的部分重新纳入专利权保护范围，人民法院不予支持。从字面上看，禁止反悔的内容为通过修改权利要求书、说明书或通过陈述放弃了的技术方案。

　　关于禁止反悔原则的适用，北京最高人民法院发布的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第44条规定，在适用等同原则与禁止反悔原则时如果发生冲突，那么应该优先适用禁止反悔原则，我国对禁止反悔原则制度的适用范围采取完全排除说。根据43、45条的规定，要适用禁止反悔原则应当要符合以下几个条件：专利权人为确保其专利的新颖性和创造性而放弃的内容;并且放弃的内容必须对专利权的授予或维系产生实质性作用。

　　以上我国对于禁止反悔原则的规定，在司法实践中对法律的解释并不一致，一直存在三种观点：(1)针对新颖性、创造性所做的修改才适用。(2)申请人在专利审批过程中做出的所有修改均可以适用禁止反悔原则。(3)专利申请人为满足“专利性条件”而做的限制和修改，应适用禁止反悔原则。

　　禁止反悔原则对等同原则的限制程度的分歧主要体现在“完全排除说”与“弹性排除说”，我国司法实践采用的是“完全排除说”，但有部分学说理论认为完全排除说会损害专利权人的利益等等。

　　三、中美禁止反悔原则制度比较

　　禁止反悔原则不允许专利权人出尔反尔，体现了民法中的诚实信用原则。但是在具体的发展和适用上，基于司法水平，美国与中国存在许多不同，下面以两个经典案例进行说明。

　　(一)美国Festo案判决分析

　　美国FESTO案是界定禁止反悔原则适用范围的一个典型案件，在这个案子中美国确定了“可专利性”的判断标准。“可专利性”的含义是无论是为了避免与现有技术相冲突还是按照审查员的意见，只要是为了专利授权而进行的修改，都会导致禁止反悔原则的适用。与我国的“为获得专利权满足的新颖性和实用性”不同的是，“可专利性”的范围更大，不仅包括实质要件如专利的三性，还包括形式要件如满足权利要求书要得到说明书的支持等，然而美国最高法院对此案的判决却没有对禁止反悔原则应该如何限制给出一个具体的、统一的标准。　　在FESTO案中，联邦巡回上诉法院首先对“可专利性”做出解释，即为获得专利满足的法定原因，也就是除了美国专利法第102条和第103条规定的新颖性和非显而易见性之外的，专利法中其他的关于授予专利权的规定同样会导致禁止反悔原则的适用，如说明书应满足支持权利要求书，应指明实施专利的最好方式等形式要求。而联邦巡回上诉法院的法官在具体选用完全排除说还是弹性排除说时争执很大，多数法官认为应当适用完全排除说。而在实践中，很少有专利申请人的申请文件未经修改就通过，如果适用完全排除说，不仅仅是修改的部分被排除在外的要素不能纳入专利权人的保护范围，连其他等同的要素也将“完全排除”在保护范围之外。因此，最高法院提审此案，做出了具有决定性的判决，最高法院倾向于赋予法官更高的自由裁量权，根据个案进行分析，确定了禁止反悔原则适用的条件：为了满足“可专利性”所进行的修改或限制;这个修改还必须将专利权保护的范围限缩了。其次对禁止反悔原则与等同原则的关系做了判断，最高法院主张适用弹性排除说。等同原则能够弥补字面原则的不足，因此不能因一次修改就完全排除等同原则的适用，允许依据修改之后的较窄的权利要求适用等同原则。

　　(二)奥诺(中国)诉湖北午时药业案

　　孔彦平申请了一项发明专利，名称叫做“一种防治钙质缺损的药物及其制备方法”(专利号为：ZL95117811.3)，此项专利的技术特征为由特定的原料和配方合成，具体原料和重量配比如下：活性钙4-8份，葡萄糖酸辛(化学式为Zn(C6H11O7)2)0.1-0.4份，谷氨酞胺或谷氨酸(化学式为C5H9NO4)0.8-1.2份。孔彦平于2006年与澳诺公司签订独占实施许可合同，澳诺公司享有独立起诉的权利，当发现午时药业公司生产并销售新盖特牌“葡萄糖酸钙锌口服溶液”，奥诺提起诉讼。奥诺起初的独立权利要求为可溶性钙剂(包括葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙)，在申请过程中被国家知识产权局认为权利要求不能得到说明书的支持，因为申请人只对权利要求中的部分内容提供了实施例，“可溶性钙剂”包括很多种可溶性的钙质，但说明书中只对“葡萄糖酸钙(化学式为Ca(C6H11O7)2)”和“活性钙”说明了配制药物的实施例。申请人根据审查意见将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。经过鉴定，活性钙与葡萄糖酸钙在作为补钙的药剂上两者是等同的，均是可吸收的钙剂;而盐酸赖氨酸与谷氨酸在作为与防治钙质缺失的配伍中，均是为了促进钙的吸收。

　　一审和二审法院认为，为了使权利要求得到说明书的支持所做的修改不适用禁止反悔原则，只有当权利要求书的修改目的是为了满足专利的新颖性或创造性，才产生禁止反悔的效果。但最高人民法院最终认定被控侵权专利产品不构成侵权，在专利授权中，专利权人通过修改仅对“活性钙”进行保护而放弃了“葡萄糖酸钙”等其他可溶性钙的技术方案，因此在专利侵权纠纷中不能将“葡萄糖酸钙”等其他可溶性钙纳入专利权的保护范围。由此也表明了最高院的态度，无论因为什么原因放弃的专利权内容，都不得再重新纳入专利权范围内――采用的是第三种观点，为满足“专利性条件”而做的限制和修改，应适用禁止反悔原则。

　　(三)中美禁止反悔原则对比

　　美国通过FESTO案明确了禁止反悔原则的适用条件以及禁止反悔原则对等同原则的限制范围。赋予法官自由裁量权，根据具体案情分析，但需满足两个条件：第一，为了符合“可专利性”而进行的限制性修改，第二，专利权保护的范围需因这个修改而缩小了。关于禁止反悔原则的适用，根据我国专利权法规定，应当符合“专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性而放弃的内容”这个条件，但在实践中并非如此，而是按照观点二“申请过程中做的所有修改均可以适用禁止反悔原则”这个条件。至于禁止反悔原则对等同的限制，美国最高法院主张适用“弹性排除说”，即之前曾用过禁止反悔原则的，是否能再次适用等同原则需要视情况而定;而我国采用的是完全排除说。

　　四、总结

　　无论是美国的“可专利性”这个条件还是中国的“为了满足专利性条件而进行的任何修改或者意见陈述”、“为了满足专利的新颖性、创造性”，在适用之时都有其各自的优点，也都与各自的国情相适应。美国的禁止反悔原则经过数年的发展才最终确立下来，我国的司法水平过去一直处于一个较低的位子，更不用说在专利法这个复杂的领域内，因此，“一刀切”以确保程序上的公正更适合我国国情。然如今我国的司法改革已经迈入一个新的阶段，法官的水平也有很大的提升，知识产权法院的建立更在专利案件的审理上向专业化进一步，因此，赋予法官一定的裁量权用“可专利性”这个条件来判断是否应当适用禁止反悔原则，在我国已经具备条件。

　　注释：

　　佟巍、李艳艳.由最高人民法院关于侵犯专利权纠纷案件中“禁止反悔原则”的案例浅析该原则的适用方式.2014年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛优秀论文集.2014年4月1日.

　　马广旭.论专利侵权审判中禁止反悔原则对等同原则的限制.复旦大学.2011.

　　《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条.

　　张琼.浅谈禁止反悔原则在我国专利侵权诉讼中的应用.法制与社会.2013(6).第123页.

　　陈芳华.专利诉讼中禁止反悔原则的理解与适用.电子知识产权.2006(2).第43页.

　　Festo Corp. v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. ， Ltd. ，234 F. 3d 558(2000).122 S.Ct.1831(2002).

　　美国专利法第112条：说明书应该对发明、制作与使用该项发明物的方式和工艺过程，用完整、清晰、简洁而确切的词句加以叙述，使任何熟悉该项发明所属的或该项发明密切相关的技艺的人都能制作及使用该项发明。

　　最高人民法院民事判决书(2009)民提字第20号。
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